Názov krajiny ako ochranná známka, alebo kde končia možnosti registrácie?

Otázka, či si podnikateľ môže registrovať ochrannú známku s názvom štátu a týmto si ho „privlastniť“ je dlhodobo citlivým bodom rozhodovacej praxe úradov pre ochranu duševného vlastníctva.

Základným kameňom známkového práva je pravidlo, že ochranná známka musí byť schopná odlíšiť tovary a služby jedného podnikateľa od druhého. Známky, ktoré sú tvorené výlučne opisnými označeniami, vrátane geografických názvov, sa považujú za neprípustné.

Tento prístup nesleduje len formalistickú ochranu pred popisnými označeniami. Jeho cieľom je aj verejný záujem - uchovať ich dostupnosť pre budúce voľné použitie tohto geografického označenia v obchodnom styku na označenie určitej kvality alebo pozitívneho spojenia s konkrétnym miestom.

Rozhodnutia Všeobecného súdu vo veciach T-105/23 a T-106/23 („ICELAND“ – slovné a obrazové ochranné známky) potvrdzujú, že názvy štátov a iné zemepisné pomenovania sú v zásade opisné pre široké spektrum tovarov a služieb, ak v mysli relevantnej verejnosti vyvolávajú alebo môžu rozumne vyvolať spojenie s ich zemepisným pôvodom.

Ako k tomu došlo?

Britský maloobchodný reťazec Iceland Foods Ltd. si v roku 2002 zaregistroval slovnú (a v roku 2013 obrazovú) európsku ochrannú známku „ICELAND“ pre širokú škálu tovarov a služieb, zahŕňajúcu potraviny, nápoje či domáce spotrebiče. V roku 2016 podala organizácia Promote Iceland spolu so štátom Island a organizáciou SA – Business Iceland návrh na zrušenie týchto ochranných známok. Argumentovali, že ochranné známky ICELAND nemajú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože sú popisné vo vzťahu k registrovaným tovarom a službám z pohľadu ich geografického pôvodu. Po tom, čo zrušovacie oddelenie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) týmto návrhom vyhovelo, a v rámci odvolacieho konania rozhodnutia o výmaze ochranných známok EUIPO potvrdil, spoločnosť Iceland Foods Ltd sa obrátila na Všeobecný súd EÚ so žalobami o ich zrušenie.

Iceland Foods Ltd namietalo, že odvolací senát EUIPO konal v rozpore s čl. 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a svojimi rozhodnutiami de facto uložil zákaz akejkoľvek registrácie ochranných známok tvorených názvom krajín. Argumentovalo tiež, že odvolací senát sa zaoberal nerozhodujúcimi kritériami, ako je napr. znalosť zemepisného názvu „Iceland“ ako takého.

To podstatné

Všeobecný súd v plnom rozsahu zamietol obe žaloby a rozhodnutie o zrušení ochranných známok potvrdil. Súd vyzdvihol všeobecne akceptovaný záver o tom, že zemepisné názvy, ktoré môžu slúžiť na označenie pôvodu tovarov alebo služieb, musia zostať k dispozícii všetkým subjektom na trhu.

V kľúčových bodoch súd uzavrel, že:

Posúdenie, či je názov opisný, nie je obmedzené len na súčasný stav, ale aj s výhľadom do budúcnosti. Reagoval tým na argumentáciu žalobcu o povedomí spotrebiteľskej verejnosti o štáte Island a o jeho špecifikách relevantných pre registrované tovary a služby.
Ochranné známky sú opisné pre tovary, ktoré Island preukázateľne vyrába a exportuje. Ide pritom o širokú škálu tovarov a produktov. Okrem toho má Island povesť štátu dbajúceho na ochranu životného prostredia, čím sa dostal do povedomia širšej (spotrebiteľskej) verejnosti).
Ochranné známky nebolo možné ponechať v platnosti ani za súčasnej aplikácie obmedzenia účinkov ochrannej známky (čl. 14 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochranných známkach).

Implikácie pre prax

Rozsudky vo veci ICELAND sú konzistentné s už skoršou judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Vo veci C-18/97 a C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) Súdny dvor súd definoval základný „test“ zapísateľnosti ochrannej známky – pokiaľ možno spojiť geografické označenie priamo s tovarom, označenie je neprípustne popisné. Vo veci T-806/19 (Andorra) a T-379/03 (Peek & Cloppenburg) možno vyzdvihnúť dôležitosť skúmania väzieb medzi konkrétnym miestom a tovarom, ako aj konkrétne ekonomické a štatistické ukazovatele, ako dôkaz pre záver o opisnosti ochrannej známky. V dôležitom rozhodnutí C-488/16 (Bundesverband Souvenir) Súdny dvor uzavrel, že pokiaľ sa tovary nevyrábajú v známkou označenom mieste, ale sa tam napríklad predávajú (v danom prípade suveníry), označenie neoznačuje zemepisný pôvod konkrétnych tovarov. V neposlednom rade, v rozhodnutí T-295/01 (OLDENBURGER) Súdny dvor už vyjadril dôležitosť zemepisných názvov pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky, kde takéto označenie môže byť osobitne relevantné pre posúdenie ich kvality alebo charakteristiky.

Závery Súdneho dvora vo veci ICELAND teda v konečnom dôsledku prehlbujú konštantnú judikatúru ohľadom zapísateľnosti geografických označení. Kladúc dôraz nielen na súčasný stav, ale aj na potenciálne budúce implikácie, Súdny dvor v podstate sprísňuje podmienky prieskumu pre označenia obsahujúce geografický prvok.

Kritika týchto rozhodnutí poukazuje na potenciálny, príliš reštriktívny prístup k registrácií ochranných známok, ktoré obsahujú názov štátu, regiónu alebo inej zemepisnej informácie, na úkor ochrany verejného záujmu. Na druhej strane, závery Súdneho dvora ponúkajú konkrétnejší výkladový rámec pre subjekty, ktoré majú napriek tomu záujem do svojej ochrannej známky tento prvok zahrnúť. Výzva je v takomto prípade kladená na právnych expertov, aby podnikateľov vedeli navigovať sprísňujúcimi kritériami.

Ako všeobecné pravidlo platí, že:

Geografické prvky môžu byť súčasťou ochrannej známky, pokiaľ priamo neopisujú pôvod tovarov a služieb z daného miesta;
Pôvod tovarov a služieb nezahŕňa len samotnú výrobu, ale aj ďalšie spracovanie alebo úpravu príznačnú pre konkrétny región v označovanom mieste;
Určenie vzťahu opisnosti nemusí byť bezprostredné, ale môže vyplývať aj zo širších súvislostí, akými sú napríklad ekonomické ukazovatele, zapojenie do medzinárodného obchodu alebo povesť daného miesta;
Takéto spojitosti nesmú existovať nielen na objektívnej úrovni, ale nesmú byť vnímané ani zo strany priemerného spotrebiteľa;
Ochranná známka ako taká nesmie byť popisná z iných dôvodov.

Ochranné známky vnímame nielen ako právny nástroj, ale aj ako kľúčový prvok obchodnej stratégie. Agende ochranných známok a práv duševného vlastníctva sa dlhodobo venujeme a našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo – od posúdenia zapísateľnosti označenia, cez registračné a zrušovacie konania, až po ich aktívnu ochranu v sporoch. Radi pomáhame podnikateľom nájsť riešenia aj v prípadoch, kde právna úprava a judikatúra kladú čoraz prísnejšie požiadavky.